张小勇：专利申请中遗传资源来源的披露研究（二）

专利申请中遗传资源来源的披露研究（二）

张小勇

声明：本文首次发表于《贵州师范大学学报》（2007年第1期）。本文作者授权“知识产权实验室”在其网站发表本文，其他网站未经作者许可，不得转载。作者邮箱：bravest@sina.com

 

摘要：在专利申请中披露遗传资源的来源是促进《生物多样性公约》目标的实现与遗传资源的获取和惠益分享法律规范实施的重要措施。就披露要求的法律基础而言，目前尚不存在一项统一的法律基础，既有的专利法和其他法律制度中的法律原则为披露要求提供了法律基础。关于披露要求的性质，披露要求应当同时具有形式和实质两个方面的性质。未遵守披露要求的后果与披露要求的性质紧密相连，其包括专利法上的和专利法之外的多种后果。

关键词：遗传资源；来源披露；事先知情同意和惠益分享

 

Study on Disclosure of Origin of Genetic Resources in the Patent Application (II)

ZHANG Xiao-yong

Abstract: Disclosure of origin of genetic resources in the patent application is an important measure to promote the realization of the aims of Convention on Biological Diversity and the implementation of legal rules of access to genetic resources and benefit sharing. As far as the Legal basis of disclosure requirement is concerned, there is no one uniform legal basis and existing patent law and other legal system are providing legal basis for disclosure requirement. As for the nature of disclosure requirement, the nature of disclosure requirement has formal and substantive aspects. The consequences of failure to comply with disclosure requirement are closely associated with the nature of disclosure requirement and they include many consequences in the patent law and outside the patent law.

Key words: genetic resources; disclosure of origin; prior informed content and benefit-sharing

 

一、披露要求的法律基础

披露要求在地区和国家立法与国际论坛中的出现反映了有关国家对于确保CBD目标的实现与获取和惠益分享法律规范的实施，以及确保CBD与TRIPS协议相互支持的期待和关注。有关国际组织和国家如欲使披露要求获得国际社会的广泛支持，以及最终成为具有法律约束力的国际法律规范，必须对披露要求的法律基础问题作出相应的澄清和界定。一般而言，披露要求的法律基础由法律或公平原则所构成。根据世界知识产权组织关于披露要求的技术研究报告，为披露要求提供法律基础的可能的法律原则可以被分为两类，一类是来自于既有专利法中的法律原则，另一类是存在于其他法律制度中的法律原则。

构成披露要求的法律基础的第一类法律原则来自于既有的专利法。专利法中可能的法律原则包括，充分披露发明以使同一技术领域中的技术人员可以实施该发明的义务，以及适用时，披露发明人已知的实施发明的最佳方案或发明的优选示例的义务；专利中披露的技术内容足以支持专利权利要求书的要求；确定申请或被授予专利的权利的要求；提供与专利权利要求的评价有关的关于已知现有技术的信息的要求；关于许可证和质权（security interests）登记的要求；因专利法与公共秩序和公德相互作用产生的要求。^[1]（P61）

在以上几项原则中，前二项原则可以适用于遗传资源的来源或原产国（地）的披露要求，即实施发明所必要的遗传资源的来源或原产国（地）的披露，实施发明的最佳方案或优选示例所必要的遗传资源的来源或原产国（地）的披露，专利中披露的技术内容足以支持权利要求书所必要的遗传资源来源或原产国（地）的披露。第三项原则适用的情形为，当专利局有合理理由怀疑申请人有权申请或被授予专利的陈述或声明的真实性时，专利局可以要求申请人提供文件或证据，例如在发明的开发可能被与获取遗传资源（就地保护或移地保护条件下）有关的某个合同或其他义务所涵盖的情形。显然，申请人提供的证据很可能包括获取方（申请人）与提供方达成的惠益分享协议或其他有关的协议，例如研究协议。第四项原则可以适用于遗传资源的来源或原产国（地）的披露，前提是它们作为现有技术的信息可以被用于评价权利要求。第五项原则与作为披露要求法律基础的合同义务有关，这项原则与披露要求的关联性极较小，其适用涉及较复杂的国际私法问题，此处不作深入讨论。最后一项原则与排除“为保护公共秩序或公德所需”的某些发明于可获专利之外的要求有关，TRIPS协议第27.2条对此有明文规定，但是这项原则更多地与发明本身能否获得专利的问题有关，而非与特定的披露要求相关，不过某些国家以此为基础提出了要求专利申请人披露有关生物材料地理原产地的建议。

从以上分析看，披露要求的法律基础可以来自专利法中的既有法律原则，第一和第二项原则以及第四项原则是对专利法中既有法律原则的直接适用，第三和第五项原则可以视为对专利法中既有法律原则的延伸适用。这些原则的适用本质上是遵守专利法已确立的透明度要求的一种体现。然而，正如前文所指出的那样，对专利法中既有法律原则的适用只能在有限的范围内解决披露要求的操作问题，一方面，在某些情形下，适用专利法中既有的法律原则只能解决遗传资源来源或原产国（地）的披露问题，而无法解决事先知情同意和惠益分享证据的披露问题，另一方面，在个别情形中，适用专利法中既有的法律原则可能要求申请人披露事先知情同意或惠益分享的证据，但可能忽视来源或原产国（地）的披露。

显然，通过适用专利法中的既有法律原则澄清披露要求的法律基础问题在很大程度上造成了披露要求法律基础的割裂，这种割裂将使披露要求无法实现阻止不当利用和确保遵守原产国或提供国获取和惠益分享立法的目标。事实上，发展中国家的意图是扩大专利法现有披露要求的适用范围以及建立特定或具有针对性的披露要求，以便要求申请人披露来源或原产国（地）以及事先知情同意和惠益分享的证据。因此，在专利法既有法律原则的框架内澄清或阐明披露要求的法律基础很可能与发展中国家的愿望背道而驰。如果遵照发展中国家的愿望采取行动，更为理想的做法应当是确立一个统一的同时适用于遗传资源来源或原产国（地）以及事先知情同意和惠益分享证据的披露的法律基础。既然现有专利法无法就此为披露要求提供统一的法律基础，那么唯有在专利法的框架内谋求建立一项新的法律基础。例如以巴西和印度为首的发展中国家提出的修改TRIPS协议第29条的建议充分反映了这样一种强烈的愿望。然而，这项任务涉及专利法（尤其是有关专利的国际条约）的重大变革，而且目前不存在可资借鉴的立法成例。在南北双方的经济力量显著失衡的状况下，我们不禁要问，发展中国家的愿望果真能实现吗？

考虑到目前并不存在这样一项统一的法律基础，我们只能回到现有的关于披露要求法律基础的讨论中来。构成披露要求的基础的第二类法律原则存在于其他法律制度之中。除了专利法中的披露外，已有的关于遗传资源的披露要求明确指向非专利法和义务的实施问题。值得指出的是，专利程序在以上非专利法和义务的实施中扮演了一个重要的角色。专利程序被看作是一种使其他法律或道德体系中的义务得以生效的方式，包括遵守其他管辖区域中的获取法规。^[1]P42）实际上，知识产权程序（包括专利程序）成为了一种守法的监测机制，或者一种对未遵守其他管辖区域中的非专利法的制裁手段。关于此点，《波恩准则》第53段也有类似表述，即“根据获取和惠益分享的条件，国家进行的监测包括，有关所提供材料的知识产权申请。”

根据已有的立法实践，构成披露要求的基础的专利法之外的法律原则首先存在于规范遗传资源的获取和惠益分享的国家立法之中。获取和惠益分享国家立法的目的在于实施CBD第3条和第15条有关事先知情同意以及惠益分享的规定。对于意图获取遗传资源的人或机构而言，其必须遵守遗传资源原产国的获取和惠益分享立法，换言之，获取方的获取行为必须具有合法性。毫无疑问，获取行为是否具有合法性将根据适用的国家立法进行评价，而且建立与实施适用于寻求获取方的条件同样依照国家法律进行运作。评价获取行为是否具有合法性或者监测获取行为是否遵守了适用的国家立法的一种重要途径就是，当获取方通过利用已获取的遗传资源开发出发明并提出发明专利的申请时，将获取行为的合法性或对获取和惠益分享立法的遵守与专利程序联系起来，即申请人应在专利申请中披露据以获取遗传资源的法律根据。这种法律根据可能采取获取合同、事先知情同意、获取和惠益分享合同协议等形式。由于披露要求的目的是确立或公开获取行为的合法性，以及监测和跟踪对于惠益分享义务的遵守，因此作为披露要求构成基础的法律原则只能存在于有关获取和惠益分享的国家立法之中，它们应当是为实施CBD所确立的关于事先知情同意和公平合理分享惠益的法律原则和规定，这些原则和规定可能涉及对于遗传资源的一般性使用，例如商业化利用或研究，或者明确涉及获取方寻求获得专利权的权利。但是，这些原则和规定只能通过国家法律予以适用。这里有必要提出一个重要问题，即某个国家有关遗传资源利用的合法性的法律如何在另一个管辖区域得到评价和认可，以及适用何种合法性的概念。^[1]（P42）的确，这个问题可能是在披露要求的操作中所涉及的一个关键问题，这个问题特别发生在如下情形，即在一国获取遗传资源，而在另一国提出专利申请。根据有关发展中国家的建议，解决该问题的一个有效途径是建立具有法律约束力的国际披露要求规范，从而确保国际披露要求规范的统一实施。

其次，披露要求的法律基础存在于依照合同所产生的义务之中。这种法律基础出现在以下两种情形之中。一种情形是，许可证或合同被作为实施获取和惠益分享立法的法律机制，依照合同产生的义务可能涵盖遗传资源来源和其他方面的信息的披露义务。例如，由于美国并未批准CBD，其无需制定有关实施CBD的国家法律，因此，美国通过以合同为基础的遗传资源的获取制度以及其他方面的法律制度规范遗传资源的获取和惠益分享活动，这些法律制度包括《研究样本采集许可证条例》、《国家公园综合管理法》以及《联邦技术转让法》等。根据这些法律制度，获取方如欲采集国家公园内的遗传资源，其必须向国家公园署提出申请，国家公园署在作出有关决定的基础上向其颁发许可证；在惠益分享方面，获取方和提供方应当缔结合作研究与开发协议，在该协议中双方应当明确约定有关的惠益分享事宜。从美国的法律实践看，有关惠益分享的研究与开发协议可能为披露要求提供了相应的法律基础，即当获取方通过利用已获取的遗传资源开发出发明并提出专利申请时，其根据协议的约定有义务披露遗传资源的来源和原产国（地）以及合同协议本身（作为事先知情同意的证据）或其他方面的信息（例如遵守关于惠益分享的合同条款的证据）。^[2]（P36）另一种情形是，依照某个管辖区域的合同法所缔结的合同自身可能为披露要求提供了法律基础。根据获取方和提供方缔结的某种涉及获取和惠益分享的合同（这种合同的典型形式为材料转让协定）的约定，披露遗传资源的来源和原产国（地）以及合同本身或其他方面的信息可能成为一项合同义务，即某项具体的合同义务作为披露要求的法律基础。在这种情形中，当获取方通过利用已获取的遗传资源开发出发明并提出专利申请时，其有义务披露合同中所约定的应予披露的各种信息。

此外，就以上两种情形而言，有必要进一步澄清一个问题，即如果披露要求的法律基础来自于根据某个管辖区域（例如来源国）的法律所缔结的合同而产生的义务，假设在遗传资源和请求保护的发明之间具有一个充分的联系，某国专利局可能被要求根据有关外国法律解释和评价合同义务的有效性和范围，以决定发明的性质以及在该专利局管辖范围内申请专利的行为是否符合根据来源国的法律所约定的合同义务，这包括请求保护的发明是否充分地以遗传资源为基础，或者足够密切地来自遗传资源的问题，以及合同义务是否包含了在相关外国管辖区域提出发明专利申请的行为。事实上，这可能成为一个复杂的国际私法问题。值得注意的是，有关国家已经预见了披露要求在运作中所可能引发的国际私法问题，这一点与具有法律约束力的国际披露要求规范的建立有关。在针对CBD与TRIPS协议的关系而展开的讨论中，美国极力主张通过专利法之外的“基于合同的国家法律制度”解决发展中国家高度关注的遗传资源的获取和惠益分享法律规范的实施问题，这一制度可能就是具体被设计为实施获取和惠益分享立法的民事和刑事法典的组成部分，而且在性质上具有国际性以及可能包含了与跨国（境）争端或实施问题有关的法院选择、法律选择或国际仲裁等规定。①但是，发展中国家对此表达了坚决的反对，在发展中国家看来，通过合同中约定的法院选择、法律选择或国际仲裁等条款解决因遗传资源跨境流动所引起的争议，不仅需要较高的成本，而且无法保证得到有效的执行。因此，基于合同的法律制度，不论多么完美，它不能确保国际层面上的有效性和强制性的实施。解决既有制度不足之处的最佳和最有效的方式是通过建立一个国际性的具有法律约束力的义务，而非通过简单适用国内法律制度中的国际私法原则。②从以上争议看，如果将合同义务作为披露要求的法律基础，则产生了较为复杂的国际私法问题，这当然不是发展中国家所希望看到的一幕，发展中国家强烈呼吁在TRIPS协议中确立具有法律约束力的国际披露要求规范，以便解决其实施的有效性问题。

最后，很多有关披露要求的建议寻求直接建立提供有关获得遗传资源的状况的信息的义务，尤其是为了评价在发明本身开发过程之前采取的行动的合法性。这可能产生了一种公布获取是依照相关法律（或者在无适用的法律时，依照国际条约，主要是CBD和ITPGR）而开展的义务，或者提供坚实的证据对此加以证明的义务。这样，问题的焦点就从发明行为转移至开发发明的背景状况。^[1]（P44）相应地，已经提出了很多作为该种披露要求的潜在的基础，这就包括有些国家通过立法或判例法所创造的“不洁之手（unclean hands）”、“以欺诈手段获得（fraudulent procurement）”等原则。这些原则寻求对通过欺诈行为所获得的专利的案件进行救济，这些原则的适用发生在如下场合，即特别在申请人就专利申请的权利作出宣示时或在其未能就与发明的可专利性有关的已知信息通知专利局或司法当局时，申请人对专利局进行了误导。“以欺诈手段获得”专利权一般适用于向专利局所作出的与可专利性或申请的权利有关的宣示或信息，包括申请人已知的对可专利性具有重要意义的信息或一般的已知检索结果。然而，关于欺诈和公正的法律背景似乎以与专利的有效性有关的信息为中心。那么，这些原则能否作为披露要求的法律基础而发挥作用？有关的建议指出，在以不合法手段获得的原材料的基础上被授予的专利可能是不公平的，因此，如果申请人向专利局以欺诈方式隐瞒了关于在发明中所使用的原材料的信息，致使专利的授权建立在不实陈述的基础上，有必要使申请人承担向专利局说明所使用的材料的信息。另外，公平的考虑也可以适用于这样一种情形，即申请人被施加了一种披露关于在发明中所使用的遗传资源的原产地的义务。有学者认为，“以欺诈手段获得”原则可以适用于未遵守合理地指明在获得发明中所直接或间接利用的遗传资源来源或者未获得必需的事先知情同意的要求。^[3]不过，“以欺诈手段获得”的原则本身反映了法院对于不公平行为所进行的评价，它主要在有关的个案中适用，这意味着，通过适用“以欺诈手段获得”原则而要求申请人披露与遗传资源有关的信息从某种意义上说是一种重要的补充性措施，而非构成发展中国家所主张的国际披露要求法律规范的替代性措施。

通过上述分析发现，在具有法律约束力的国际披露要求规则建立之前，关于披露要求的法律基础仍然会处于一种割裂的状态。由于不同地区和国家立法，包括专利法、获取和惠益分享立法、合同法以及其他法律（例如判例法）存在不同程度的差异，因此，对于披露要求法律基础的澄清不能不反映和体现这些差异，这本身就是当前法律实践活动的真实写照。但是，就充分反映了发展中国家利益主张的国际披露要求法律规范而言，它的法律基础应当如何加以澄清，具体的法律原则作为法律基础还是抽象的法律原则作为法律基础？单一性的法律基础抑或复合性的法律基础？同时适用于两类披露要求范围的统一法律基础还是区分不同披露要求范围而适用的相异法律基础？考虑到目前在国际披露要求法律规则的认可中所遭遇的各种阻力，为了推动和加快相关国际立法的进程，这可能是一个需要进一步探讨和澄清的重要问题。

二、披露要求的性质

在讨论披露要求的性质问题之前，有必要阐明现有专利法中有关申请人必须满足的不同要求的性质问题。在现有专利法中，专利申请人在提供信息以及其他方面必须满足的要求可以区分为形式要求和实质要求。形式要求可以适用于披露信息（例如发明人的姓名和地址）的需要或提交某些文件（例如优先权文件）的需要，也可以指有形的格式要求（例如页面的布局、纸张尺寸等）。实质要求一般指发明的实际属性，以及是否满足了可专利性的标准，实质要求也与确定某些问题相关，例如发明人身份、申请或被授予专利的权利等。形式要求和实质要求的区别经常从未遵守的后果方面加以考虑，尤其是，未遵守实质要求将使一项专利无效，未达到某些形式要求，如果没有及时予以纠正，可能对于一项专利申请而言是无法挽回的。需要注意的是，申请人提供信息的义务可能根据遵守形式和实质两个方面的要求而得到考虑，例如在要求专利申请确认发明人或数个发明人的情形，这可能被认为是一项形式要求，但是确定发明人的身份也须作出一个实质性的法律判断，而且这实际上构成了授予某项专利权的基础。

尽管在现有专利法中存在这样一种区分，但是，形式要求和实质要求在实践中可能发生重叠。例如，如果申请人未满足确立优先权主张所需文献基础的形式要求，例如必要文件的及时提交、译文的附送等，这可能导致优先权日的丧失，进而可能因已存在的现有技术使审查员认定请求保护的发明不具有新颖性。另外，从获得专利的角度来看，这种区分并不意味着，形式意义上的要求不如实质意义上的要求重要。例如，未在规定期限内缴纳必要费用，以及未及时采取补救措施，均有可能导致申请以绝对理由被驳回。形式与实质要求的一个重要的区别是，授予专利后，很少能够仅以未遵守形式要求的理由撤销专利，除非是出于欺诈意图而未遵守形式要求。

一般来说，程序或形式上的要求是专利程序的重要组成部分，而且一般不由申请人自主决定。作为程序或形式要求的一个简单例子就是在专利程序的各个环节要求支付费用，或者要求申请应当“符合规定的形式要求”，这与专利权的实质法律权利无关，但仍然必不可少。实质法律规定可能与申请人提出专利申请的权利或被授予专利的权利有关，也可能与发明被授予有效专利的资格有关。^[1]（P47）专利申请的常规审查可能仅集中于对形式要求的遵守问题，或者可能也同时要求评价请求保护的发明的实质性资格——典型的情形是，需要认定发明是否满足了作为具有可专利性的客体、新颖性、创造性和实用性（或工业适用性）的实质标准。这种认定虽然可以增强对专利有效性的推定，但它不是穷尽性的，并且以后可以对专利的有效性提出进一步的异议。因此，有必要区分在专利审查中进行常规性审查的实质要求，以及专利的整体实质有效性（包括发明的可专利性以及专利申请人或权利人的权利）。 ^[1]（P47）

专利法中已有的一般性披露要求具有形式和实质两个方面。在形式要求的层面上，一般要求申请人满足在申请专利时提交发明说明书的程序要求。缺少说明书的申请将会被驳回。说明书应当包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式等内容。更重要的是，说明书应当对发明作出清楚和完整地说明，足以使本技术领域的技术人员能实施该项发明。这种要求本质上为说明书确立了一个实质性的标准。有关说明书的充分性的决定将在后面的审查过程中作出，或者由法院在评价已获授权的专利时作出，并且该决定事实上更可能反映权利要求的有效性，尤其是权利要求的范围大小。典型的情形是，在实质审查的过程中，如果审查员判定说明书不够充分，可能会导致申请人有义务对权利要求进行补正并缩小范围，而非修改说明书本身以补充欠缺的说明书材料。换言之，实质上的“披露要求”在实践中成为了对可维持的权利要求的限制。

那么，如何看待与遗传资源有关的披露要求的性质？从目前的立法实践和讨论结果看，有关遗传资源的披露要求可能向专利申请人施加了各种不同层次的义务。例如，一个独立的披露要求（即不同于一般的披露机制）可能是：一种鼓励，实际上，一种在专利说明书中披露相关的遗传资源的具体情况的政治规劝（political exhortation）；一种作为专利申请程序的正式组成部分的措施，但是在本质上主要是自愿的，因为不存在直接的未披露的后果；一种强制性的形式要求，因为必须遵守，以便获得或保留被授予专利的权利，与提供优先权文件的具体情况以便维持优先权日的义务相类似；一种强制性的要求，其含义为，（审查员或法院）在决定是否授予发明的专利权（或维持既有专利权）前，对专利申请的实质有效性进行的评价需要就是否该义务已获满足作出决定。^[1]（P47）根据以上对于披露要求性质的界定，前二种披露要求不具有强制性，未披露不会产生任何后果，第三种披露要求虽然具有强制性，但这种强制性仅仅具有程序性的意义，并不对专利权的授予产生实质影响，而后一种披露要求则具有强制性，不遵守披露义务将不能获得专利权或者丧失已获得的专利权。

援引现有专利法对于申请人应予满足的不同要求（包括一般性披露要求）的性质的划分，即形式要求与实质要求，具体与遗传资源有关的披露要求（即本文所探讨的主题，笔者注）可能被归纳为一种“纯粹的”形式（因为可将披露要求作为专利程序的一部分，类似支付费用或遵守书面格式）；披露要求可能被纳入实质性的关于请求保护的发明的可专利性的法律标准之中，或者也可能与这种实质性法律决定有关，即申请人的申请权或专利所有人拥有专利权的权利（换一种表述，也可能与专利所有人实施专利的资格有关）。如果仅作为形式要求，则该义务可能仅适用于专利处理过程之中；如果在专利审查中未遵守形式要求遭到了忽略，而且专利已被授予，一般不可能推翻已授予的专利（除非未遵守的原因是欺诈）；相反，如果未遵守实质要求（例如，支持权利要求的披露不充分），则在授予专利后仍然可以以此作为撤销专利或对权利要求范围加以缩小的一个潜在依据。未遵守与申请权有关的实质要求可能会导致专利被予以撤销或转让。^[1]（P48）对于披露要求性质的这样一种定位，即披露要求或者是形式要求，或者是实质要求，已经获得了有关立法以及政策讨论文件的支持。例如欧盟的《生物技术发明法律保护指令》陈述之27所规定的披露要求就属于一种形式要求，安第斯共同体第486号决定中对于获取合同的披露则是一种实质要求，因为未披露将导致专利被宣告无效。

但是，如果基于确保披露要求预设的目标实现的考虑将披露要求纳入现有专利法的整体专利程序（包括申请、审查、异议以及撤销或宣告无效等）之中，披露要求的性质将不在被定位于一种纯粹的形式要求或实质要求，披露要求将同时具有形式和实质两个方面的性质。就此而言，世界知识产权组织的技术研究报告表达了如下观点：有关遗传资源的披露要求具有形式或程序的方面，以及必须满足实质性的测试，因此，不要将某个披露要求归结为纯粹的形式或实质要求，可能将其作为同时拥有两个方面的要求进行分析，而且两个方面可能都很重要。这一观点与发展中国家的建议一致，根据发展中国家的建议，披露要求也同时具有形式和实质两个方面的含义。③从确保实现披露要求预设的目标以及披露要求与专利程序有机衔接的角度考虑，本文认为披露要求同时具有形式和实质两个方面的性质。以下对此展开具体分析。

为了便于说明问题，我们将自愿性或非强制性的披露排除在讨论的范围之外，原因在于这种披露要求属于纯粹的形式要求，而且基本上被置于专利程序之外（尽管与专利申请存在一定的联系），因此无需对其作深入探讨。此外，我们对披露要求的性质的分析将建立在区分披露要求不同范围的基础之上，这一点相当重要。

首先，就遗传资源的来源或提供国和原产国（地）（以下统称来源）的披露而言，如果专利法强制性地要求专利申请人在说明书中披露来源，这种要求的性质完全可以定位于一种形式或程序要求，如同专利法对专利申请所提出的其他形式要求那样。但是，问题的另一面是，专利法是否有必要给这种要求确立实质性的标准，回答将是肯定的。例如，如果获取遗传资源对于同一技术领域的技术人员实施该项发明而言是必要的，但有关的遗传资源一般无法获得而且其来源不易于被本领域中的技术人员了解时，那么申请人必须披露来源。这意味着，专利法已经为来源的披露设置了相应的实质性标准，因此，来源的披露不但是一种形式要求，同时也必须满足实质性的标准。必须指出，以上所举例子仍然在专利法现有的原则和规定的框架内考虑披露要求的性质问题。但是，事实上，这种立足于已有专利法原则确定披露要求的性质问题并非是发展中国家提出披露要求的初衷。

前文提到，发展中国家的意图是扩大适用现有专利法的原则或确立一个特定的披露要求，因此，有必要在扩大适用现有专利法原则或确立一个特定的披露要求的前提下，考虑来源披露的性质问题。从披露要求的目标看，披露要求的一个重要目标是通过来源以及与来源相关的信息的披露促使专利审查员改进对于请求保护的发明的实质性审查，从而达到阻止“不良”专利授予的目标。按照发展中国家的观点，来源的披露将使专利审查员对所涉发明的新颖性和创造性作出一个更好的评价。④由此可见，来源的披露将在发明是否具有可专利性的审查中发挥重要的作用（这一点可能是现有专利法无力顾及的一个问题），相应地，来源披露与可专利性的确定问题发生了紧密的联系，即来源的披露可能对专利授权的决定产生实质性的影响。这表明，如果在来源的披露与可专利性的确定问题之间建立直接的关系，那么来源的披露将具有实质性的内涵。例如，某些发展中国家建议将来源的披露作为获得专利权的条件，显然，根据该建议，来源的披露无疑具有实质性的含义。另外，当专利法将在说明书中未披露或错误披露来源确立为撤销专利或宣告专利无效的法定事由时，例如印度在其《专利（修订）法案》（2002）所作的规定，来源的披露必然被视为一种实质要求。

其次，就事先知情同意和惠益分享证据（以下统称证据）的披露而言，如果专利法强制性地要求专利申请人在说明书之外披露证据，这种披露通常采取的做法是随同专利申请文件附送这些证据，那么证据的披露可以被视为与上述来源的披露具有相同的性质，即证据的披露也是一种形式要求。但是，证据的披露是否是具有实质性的含义？这个问题必须给予回答。实际上，由于披露证据的目标是确保对于有关地区和国家获取与惠益分享立法的遵守，因此，证据的披露与发明的可专利性的确定问题应无关系，而且正如上文所述，专利审查员无需证实已披露的证据的真实性和合法性，这似乎意味着证据的披露不可能具有实质性的含义。但是，在既有的专利法框架内，当证据的披露与申请人的申请权或被授予专利的权利的法律认定相关时，证据的披露将具有实质性的含义。值得注意的是，这种实质性的法律认定与发明的可专利性的确定问题存在明显的区别，不能将两者混为一谈。从确保实现披露要求预设的目标的角度出发，如果将证据的披露与专利授权的决定联系起来的话（这可能意味着在专利授权的实质条件之外又附加了一个条件），例如安第斯共同体第391号决定中的相关规定和某些发展中国家所提出的建议，或者将未披露证据作为一种撤销或宣告专利无效的法定理由的话，例如安第斯共同体第486号决定就此所作的规定，那么证据的披露也将成为一种实质性的要求。世界知识产权组织的技术研究保护对此也指出，在一些潜在的方案中，关于证据的披露的规定可能成为有关促使可专利性的发明产生的活动的实质标准，如此的不遵守行为可能导致专利的撤销或被宣告无效，换言之，这超出了披露某种信息的形式要求，而成为了关于已提供的信息是否满足某种特定标准的实质性判断问题。^[1]（P50）

三、未遵守披露要求的后果

由于披露要求的性质与未遵守披露要求的后果具有直接和密切的联系，因此，我们对于未遵守披露要求的后果的探讨将以上文有关披露要求性质问题的讨论结论作为基础。为了便于理解，我们将从三个层次讨论未遵守披露要求的后果问题。首先，我们立足于现有专利法的有关法律规定，对已有的可以适用于未遵守披露遗传资源的来源或原产国（地）的情形的有关规定作出必要的分析和说明。其次，鉴于某些地区和国家关于披露要求的立法仅将披露要求作为一种纯粹的形式要求或实质要求而加以对待，我们将对这两种不同的立法进行简要的分析和评论。最后，在吸收既有专利法内容和汲取有关立法经验的基础上，我们将重点探讨未遵守作为同时具有形式和实质含义的披露要求的后果问题。

在现有专利法的框架内，未满足披露遗传资源的来源或原产国（地）的要求，可能产生多种潜在的后果，它们包括，需要由未披露的信息支持的权利要求将被缩小或宣布无效；对在公开文件上提供虚假信息的处罚（包括行政处罚和刑事处罚），尤其当隐瞒信息含有欺诈意图时；由于未在规定期限内满足形式或文件要求而导致申请被驳回；在具有严重缺陷的情况下，专利授予后随之将被宣布无效或转让（例如怀有欺诈意图隐瞒共同发明人的姓名）；在适用“以欺诈手段获得”、“欺骗专利局”、通过弄虚作假而获得等理论时，专利可能被驳回或宣布无效，或者无法实施专利权。上述何种后果将适用于披露要求，可能取决于披露要求的法律基础。显然，如果披露要求的法律基础是提供充分的使他人可以实施的披露的义务，未披露将损害依赖于该披露的权利要求。如果披露与申请权或发明人身份有关，后果可能涉及全部或部分转让权利，或者被宣布无效。如果披露的法律基础是坦白与善意的责任（特别是披露对专利权利要求至关重要的已知现有技术信息的责任），后果可能是专利申请被驳回，或者是已授予的专利不具有实施性或被宣布无效。不实证词或虚伪陈述，包括误导专利局，可能是撤销专利的理由。该后果并不直接涉及专利有效性本身，但是可能是侵权案件中的抗辩理由，尽管并未使专利权本身无效，但使专利权无法实施。^{[1]（P51-52）}

未遵守披露要求的后果也可能根据专利程序所到达的阶段而不同。一般而言，确立申请日期的形式要求，被认为比授予专利所需要满足的要求少很多。例如，没有权利要求书，不能被授予专利，而且权利要求书的评价对确定专利权范围和专利有效性至关重要；但是根据《专利法条约》的标准，最初并不需要提交权利要求书才能确立申请日期。其他形式要件，如提供优先权文件和译文，正常情况下需要在处理专利申请时予以满足，并不要求在提出申请时立即得到遵守。经常出现的情况是，即未遵守某种披露要求并不会立即导致专利申请被驳回。允许申请人改正任何缺陷，或者在一定时间内满足形式要求。然而，如果改正的效果引入了新的、先前申请人未披露的有关发明的实质性技术内容，这将对专利权产生影响。专利授权后，一般限制仅仅因为形式理由对专利提出挑战，对于被视为完全是形式要件的披露要求，其后果也相应受到限制，典型的情况是，可以以发明的可专利性或者拥有或行使专利权的实质理由对已授权的专利提出挑战。^{[1]（P52-53）}

在已通过的有关披露要求的地区和国家立法中，某些立法仅将披露要求定位于一种形式要求，而某些立法只认可披露要求具有实质含义。那么，这些立法对未遵守披露要求的后果是如何规定的呢？对于纯粹的形式或程序意义的披露要求而言，根据欧盟及其成员国的相关立法，未遵守披露要求并不妨碍对于专利申请的受理，而且也不对已授权的专利权的有效性产生任何影响。这意味着，未遵守披露要求将不会导致任何专利法意义上的制裁措施的适用。同时，根据这些立法的规定，未遵守披露要求产生的将是专利法以外的依照其他法律（通常是有关民事或刑事的法律）所作出的处罚或制裁。实际上，这种将未遵守披露要求的后果置于专利法之外的做法无法有效阻止不当利用的发生或“不良”专利的授予，因而背离了披露要求的目标。此外，根据欧盟及其成员国向世界知识产权组织提交的最新有关披露要求的建议，未遵守披露要求表现为两种形式，其后果也将有所不同，其一，如果专利申请人没有或拒绝声明所请求的信息（遗传资源的原产国或来源），而且在给予了机会进行补救的情况下仍不遵守此要求，应当停止对其申请的处理；其二，如果所提供的信息不正确或不完整，应当考虑在专利法之外采取有效的、适当的以及劝阻性（dissuasive）的制裁措施。^[4]（P68）从该建议的内容看，欧盟及其成员国对其先前的立场进行了必要的补充，即明确设定了在提出专利申请时未遵守披露要求所产生的后果。

对于仅具有实质意义的披露要求而言，根据安第斯共同体第486号决定第75条的规定，未遵守披露要求将导致专利被宣告无效。安第斯共同体第486号决定第75条在未遵守披露要求的后果与专利权的效力之间建立了直接的联系，这使得披露与否对专利权的命运产生了关键的影响。显然，这种做法的目的在于确保对于安第斯共同体第391号决定中所规定的获取和惠益分享义务的遵守。但是，安第斯共同体第486号决定未能将披露要求与整体性的专利程序进行衔接，其没有规定专利授权前未遵守披露要求的后果，而且仅仅规定了单一性的未遵守披露要求的后果，这种规定能否达到披露要求预设的目标尚值怀疑。

上文明确指出，从确保实现披露要求预设的目标以及披露要求与专利程序有机衔接的角度出发，披露要求应当同时具有形式和实质两个方面的性质。事实上，将披露要求视为一种兼具形式和实质意义的要求，这恰恰是发展中国家的本意所在，发展中国家谋求在国际立法中认可的披露要求正是这种兼具形式和实质意义的披露要求。由于披露要求同时具有两种性质，因此应当全面、综合地考虑未遵守披露要求的后果问题。一般而言，未遵守披露要求的后果取决于对以下两个方面的重要因素的考虑，即披露要求是作为一种形式要求还是作为一种实质要求在整个专利程序中得到处理，发现和证实未遵守披露要求的事实是在专利授权之前还是在专利授权之后。

在专利授权之前，披露要求将被作为一种形式要求而得到处理。如果在专利授权之前未遵守作为形式要求的披露要求，这种未遵守的表现形式包括不充分披露、错误披露和拒绝披露，那么，上述任何一种未遵守的表现形式一经发现和证实，专利授权机关将不再对专利申请进行处理，直至提交必要的满足披露要求所需的信息和证据。在停止对专利申请的进行处理的同时，专利授权机关还可以遵照本国专利法作出给予专利申请人某种行政处罚的决定。鉴于专利法一般允许专利申请人对未遵守形式要求的行为进行补救，专利授权机关应当为专利申请人设定合理的时限，要求申请人在该时限内披露法律所规定的信息和证据。如果专利申请人仍未在该时限内披露法律所规定的信息和证据，专利申请人的申请将被视为已撤回。从本质上说，在专利申请时披露法律所规定的信息，尤其是遗传资源的来源和/或原产国（地），将为随后的专利审查程序提供必不可少的确定请求保护的发明是否满足专利授权所需的实质条件的信息。因此，在专利授权前未遵守披露要求将产生的停止对专利申请进行处理或视为撤回专利申请的后果具有法律上的必要性和正当性。

在专利审查程序中，披露要求将被作为一种实质要求而得到处理。这可能包括两个方面的需由专利授权机关作出的实质性决定，一方面，专利授权机关将依据专利申请人所提供的来源和原产国（地）以及相关的信息决定请求保护的发明是否满足了授予专利权所需的有关实质条件；另一方面，专利授权机关将依照专利申请人所提供的事先知情同意和惠益分享的证据决定是否授予请求保护的发明以专利权（前提是专利授权机关所在国的专利法将这两类证据的披露作为专利授权的一个实质条件）。相应地，如果专利申请人遵守了披露要求并且达到了法律所规定的实质性标准，专利授权机关应向其授予专利权。但是，需要提出一个重要问题：由于某种实际或潜在的原因的存在，专利授权机关很可能在专利申请和审查程序中忽略了专利申请人对于披露要求的遵守，或者未能发现和证实专利申请人未遵守披露要求的事实，从而作出了向专利申请人授予专利权的决定。当出现这种情况时，为了确保披露要求得到切实的遵守，专利法应当明确设置专利授权后未遵守披露要求的后果的规定。

如果在专利授权后发现和证实专利申请人未遵守披露要求，其后果将因披露要求范围的不同而有所不同。对于遗传资源的来源和原产国（地）而言，在专利授权之后，如果发现和证实专利申请人不充分、错误或没有披露有关的遗传资源的来源和原产国（地），那么，未遵守披露要求的后果将包括，撤销专利；发明权利的全部或部分转让；缩小权利要求的范围。撤销专利的后果可能适用的情形有，基于因现有技术的存在而缺乏新颖性或公共秩序或公德的理由，可以确定，正常的披露本来可以导致拒绝授予专利；存在怀有欺诈意图的不充分、错误或未披露。除了撤销专利外，还可以施加刑事和/或行政制裁，例如不充分、错误或没有披露相当于错误表述。发明权利的全部或部分转让的后果可能适用的情形有，充分的披露本来可以表明他人或其他社区或政府机构是发明人或部分发明人，或有权获得全部或部分发明的专利权。缩小权利要求的范围的后果可能适用的情形有，部分权利要求因缺乏新颖性或具有欺诈意图而受到影响，或充分的披露本来可以导致授权的拒绝或承认这些部分的权利要求。⑤

对于事先知情同意的证据而言，在专利授权后，如果发现和证实专利申请人并未披露事先知情同意的证据，相应的法律后果将包括，撤销专利；刑事和/或民事制裁。就撤销专利而言，除此之外，还可以适用专利法之外的刑事和/或行政制裁，尤其是，当最终确定没有获得事先知情同意时，以便确保获得足够的补偿。就刑事和/或民事制裁而言，其包括，当可以确定专利所有人事实上获得了事先知情同意但并未在申请中提供这些证据之时，在专利法之外追加惩罚性赔偿金的可能性。⑥对于惠益分享的证据而言，在专利授权后，如果发现和证实专利申请人并未披露惠益分享的证据，相应的法律后果将包括，撤销专利；发明权利的全部或部分转让；刑事和/或民事制裁。撤销专利适用的情形有，可以确定，怀有欺诈意图未提供惠益分享的证据，此外，作为撤销专利的一种替代性措施，还可以施加刑事和/或行政制裁，特别是，当最终确定无惠益可分享或可预期分享时，以便确保获得足够的补偿。就发明权利的全部或部分转让而言，这种后果也作为一种撤销专利或宣告专利无效的替代性措施，将成为一种促进公平和合理分享惠益的方式。就刑事和/或民事制裁而言，其包括，当可以确定专利所有人事实上提供了惠益但并未在申请中提供惠益分享的证据之时，在专利法之外追加惩罚性赔偿金的可能性。⑦

以上对于未遵守兼具形式和实质含义的披露要求的后果的讨论，从某种意义上说，仅仅一般性地提出了未遵守披露要求所产生的各种可能的后果。但是，这并不意味着，某个特定管辖区域的专利法可以全部引入这些可能的针对未遵守披露要求的制裁措施，并将它们适用于未遵守披露要求的各种情形。确立适合本国需要的指向未遵守披露要求的行为的各种制裁措施，可能需要考虑不同方面和层次的问题。大体而言，在针对未遵守披露要求的行为设计各种可能的制裁措施中，为了确保实现披露要求预设的目标，必须考虑未来确立的制裁措施的有效性（包括在威慑、补偿和公正价值方面的有效性）、恰当性和伸缩性问题，同时还必须考虑这些制裁措施与本国专利法现有专利程序进行协调和衔接以及与既有的国际制度保持一致的问题。

（未完待续）